Истец имеет патент US на ТМ и домен в .com, зарегистрированные ранее домена в .ru
 

Приветствую.

Буду благодарен за любые комментарии и разъяснения по данному вопросу от специалистов по интеллектуальной собственности.

У меня есть домен в .ru, зарегистрированный в начале 2011 г. Этот же домен уже был ранее зарегистрирован, но потом его не продлили и он освободился. Долгое время домен был свободен, до тех пор, пока я его не зарегистрировал.

На домене неспешно делается небольшой некоммерческий проект. Рекламы на сайте нет.

Домен предсталяет из себя не словарное слово, а сокращение - аббревиатуру. По русски - это слитное написание двух общераспространенных сокращений, совпадающих с тематикой действующего сайта.

На днях я получил по e-mail досудебную претензию с требованием об уступке прав на этот домен за небольшое вознаграждение. В письме было указан, что компания якобы имеет приоритет как зарегистрированная в России ТМ по написанию полностью совпадающая с доменом в .ru.

Попросил выслать мне скан свидетельства о регистрации этой ТМ в России и указать дату возникновения приоритета.

В ответ получил только скан патента US, с примечанием, что весной 2011 г компания подала заявку на регистрацию своих прав в целом ряде стран, согласно Мадридскому Соглашению, в том числе и в России.

Эту заявку, как я понял, они оформили уже после того как домен в .ru был зарегистрирован мною.

Также потенциальный истец имеет патент US на ТМ и домены в .com, в .net и т.п. зарегистрированные ранее домена в .ru

Вопросы

Имеют ли они право отобрать принадлежащий мне домен в судебном порядке?

Каким образом мне можно защитить свое право на обладание этим доменом?

Возможна ли регистрация на территории России торговой марки, представляющей из себя два общераспространенных сокращения?

p.s. заранее спасибо за ответы и комментарии

1. Судя по написанному, нет, но в России всякое может быть. Возможно,У них есть соотв. фирменное наименование.
2. Зарегистрировать ТЗ было бы неплохо, но если проект некоммерческий, то...
можно выяснить, что у них за заявки в России (номера попросить), изучить их и написать в Роспатент, что, мол, они нарушают Ваши права (если это так).
А вообще, я верю, что нужно просто законно использовать и в суде можно выиграть, правда, это может стоить очень дорого.
3. Смотря какого и для чего.

Я бы не волновался. Им прекрасно известно, что домен они у Вас забрать не могут. Если это аббревиатура, и, вполне логично расшифровыется, да еще и ложится красиво на русский язык, вряд ли. Не любой домен, который похож на трейдмарк - трейдмарк.

Знаете западные "yellow pages", домен yell? Так вот yell, это не всегда от yellow, иногда это еще и конкретный остров, по-моему, около берегов Шотландии. Не трейдмарк, хотя yell.com - "желтые страницы".

О регистрации трейдмарков. Чтобы подать на Вас в суд им не обязательно было регистровать марку в России (по крайней мере так дела обстоят в Великобритании, но я не думаю, чтобы традиции в Краю отцов были другими), более того, они могли бы сказать что Ваш домен "мешает им зарегистрировать торговую марку" (если они ее не регистрировали, а просто чесались и думали о регистрации, а потом заметили Ваш домен). Но ни первый, ни второй случай не прокатывают в UK, хотя Номинет об этом предостерегает. Уверен, не прокатят и в России.

Я бы черкнул им в ответ, что вот незадача, а я проект всей своей жизни там ставлю, но, блин, могу понять их желание овладеть этим волшебным доменом, потому готов уступить его за полцены от vodka.com (варианты). От сердца оторвать. Или вообще не писать, если продавать не хотите, не факт что Вы письмо получили, почта работает омерзительно.

Отличный совет! Спасибо, я именно так и сделаю. Думаю это их немного взбодрит.

Где можно узнать о стоимости таких услуг? Каков хотя бы примерный порядок затрат на защиту домена в судах РФ ?

В ответ на их предложение в 500 евро было предложено умножать эту сумму в N раз до тех пор пока я не захочу от нее отказываться, ведь не я им навязывал и предлагал этот домен, а именно они захотели его купить.

Сначала они хитрили и писали мне с какого-то нового @gmail по-русски, подписываясь русским именем. Позже, когда я написал, что не собираюсь отдавать добросовестно приобретенный домен с сайтом за копейки - уже написали на английском, с корпоративного e-mail домена в .com, с подписью сотрудника и прислали текст с указанием того, что они настроены решительно и будут всеми законными способами отстаивать своё право на ТМ в России.

Спросил что за ТМ такая, не известная мне - прислали скан патента US и что-то невнятное о том, по каким-то очевидным причинам еще 3-4 месяца у них не будет свидетельства о регистрации ТМ в России по Мадридскому Соглашению :)

Проверил их ТМ на http://www.wipo.int/romarin/

На вкладке:

Pending Registration

Date of receipt by the International Bureau
18.07.2011

Date of receipt of the international application by the Office of Origin
15.07.2011

831
Designation(s) under the Madrid Agreement
AU - CH - CN - CU - EM - HR - IL - IR - IS - JP - KR - NO - RU - SG - TR - VN

Status
FORMALITIES EXAMINATION

Как раз 15 июля они мне и написали первое письмо :)

Вчера опять пришло письмо - очевидно подгоняют меня - пишут что-то вроде выставляйте домен на SEDO, и берите столько сколько предлагаем, т.к. это наше последнее предложение.

Как мешаете-то Вы им, да? :-)

Свои, наверное, ведь Америка плотно заселена русскими. Может наш брат - форумчанин. Читает сейчас наши советы.

Про стоимость защиты в суде в России (СССР). В мою бытность можно было самому защищать свое предприятие, не нанимая дармоеда-адвоката с незнамо каким и как полученным образованием.

Если название домена совпадает с тематикой сайта, то им вообще сложно будет отсудить домен. По идее, им даже сложно будет зарегистрировать тм по этому классу, а если зарегают, раз уже подали заявку, то напиши им о незаконности регистрации тм описательного характера, пригрози подать встречный иск в суд о незаконности регистрации тм. Как минимум, на время это охладит их пыл. Но лучше, конечно, к юристам, если домен хороший.

у юриста соответствующего ))
качественная защита в доменном споре обойдется примерно в 70-150 т.р. по 1ой инстанции. может, больше- зависит от обстоятельств.

Ок, спасибо.

Как я понимаю все сопутствующие расходы, например, на авиа перелеты и т.п. оплачиваются отдельно?

Ваша защита домена в суде также примерно в этих рамках?

да, это средние цены, насколько могу судить.
можно найти ниже (тыс. за 30-50), но этот юрист не будет специализироваться на таких спорах, хотя с радостью возьмется, можно найти дороже.
расходы на дорогу отдельно, да.

Не вижу смысла писать в Роспатент - они не решают вопросов нарушения прав - этим занимается суд.
Тем более в чём они могут его нарушить - что вы являетесь вледльцем домена - так эту норму ГК ещё в 2009 году зарезали (если мне не изменяет память - она и года не просуществовала)

Раз товарищи регистрируют ТЗ в России, значит их US патент в нашей стране не действителен. Обязательно уточните, когда у них возникло право приоритета, если позже, чем вы зарегали домен, то скорее всего вы выиграете дело (но с оглядкой на недано вынесенное решение по делу домена MUMM.RU)


И ещё учтите, если товарищи зарегистрируют ТЗ по классу, который будет так или иначе пересекаться с деятельностью вашего проекта (не смотря на приоритет), это может быть истрактовано не в вашу пользу.

PS
Дьявол кроется в деталях.
Удачи.

1. Если я не ошибаюсь, то это действующая статья ГК РФ:

Статья 1483. "Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака" ГК РФ:

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_33.html#p2185

9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

п.п. 3: промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

2. Домен был зарегистрирован мною в марте 2011 г.

Дата подачи заявки на международную ТЗ по Мадридскому соглашению от этой компании - 15 июля 2011 г., т.е. свою заявку они оформили позже даты регистрации домена.

3. Их американская ТЗ пересекается с моим проектом по классу. Планирую в ближайшее время написать в Роспатент, с указанием о возможном нарушении российского законодательства при регистрации этого ТЗ со ссылкой на Статью 1483 ГК РФ.

Если знаете, то пожалуйста поясните кому следует направлять подобные письма в Роспатент?

Обратите внимание. что из пп3 п9 ст 1483 слово "Доменному имени" был убран

поэтому аппелировать к этой норме уже не имеет смысла.

Смотрите, чтобы с в российском патенте их класс не пересекался с вашим.

Как я вижу, единственно на что вы можете жать. что домен был зарегистрирован вами до того, как их ТМ получила приоритет.
Также вы не должны использовать домен в коммерческих целях как минимум при продаже товаров/услуг, пересекающихся с их классами по российскому патенту

Всё дело в том, что у них еще нет ТМ в РФ. На данный момент ими лишь подана заявка, которая проходит проверку в Роспатенте.

Считаю, что на этапе проверки возможности регистрации ТМ мне необходимо заявить в Роспатент о том, что эта компания пытается зарегистрировать общераспространенные в России сокращения в качестве ТМ, и что это противоречит правилам регистрации ТМ в России.

Вопрос в том, кому и куда направить это письмо )

Несомненно вы можете написать письмо - никто не запрещает. Но толку от него будет мало.
Если и писать письмо(иск), то после регистрации ТМ. И здесь вам вряд ли удастся отстоять свою позицию (и расходы вы понесёте в виде пошлины).
Роспатент проверяет возможность регистрации ТМ по определённой методологии - письма обычных граждан им не указ.

Лучше потратьте время на поиск более надёжного выхода из сложившейся ситуации.

NETFOX - your domain, не думаю, что стоит быть 100%но категоричным в вопросах права.
Смысл написать есть. В Роспатенте работают, как ни странно, люди. Чего-то могут упустить, чего-то могут не знать.
Поэтому если грамотно составить письмо, то на него однозначно обратят внимание. Эксперт не обязан принимать его во внимание, т.к. владелец доменного имени не имеет товарного знака или фирмы.
И Вы правильно пишите, что доменные имена убрали из ГК, но эксперты по-прежнему периодически ссылаются на наличие интернет-проектов как противопоставление товарному знаку, основываясь на общих нормах о регистрации о возможности ввести в заблуждение.

Думаю, писать лишним не будет точно. Во-первых, следует указать про общеупотребимость (конечно, если в этом есть смысл, т.к. нет запрета регистрировать общеупотребимые слова, главное - чтобы они не были описательными к конкр. услугам/товарам). Во-вторых, обратить внимание, что у Вас уже есть проект, который существует с такого-то времени, что доказывается тем-то.
Начать надо в стиле: в связи со ставшим известным нам обстоятельством подачи таким-то заявки на регистрацию в качестве товарного знака такого-то (№ заявки такой-то ) просим эксперта принять во внимание следующее...

vakol

Мною сказанное - это моё мнение, которое основано на опыте нашего законодательства и работы структур.
Зная, что не всегда соблюдаются законы в должной мере, у меня большие сомнения, что к письму обычного гражданина прислушаются.
Несмотря на это от письма хуже уж точно не станет.

Согласен, что вынося решение (что касается суда), судья может исходить не только из норм права, но и из такого понятия как справедливость (этот принцип тоже закреплён в нашем законодательстве).

Благодарю участников дискуссии за полезные советы ! Думаю, что этот топик будет полезен не только мне.

Подскажите, кому следует адресовать такое письмо в Роспатенте?

выясните номер заявки, иную информацию по ней.
адресуйте в Федеральный институт промышленной собственности, для отдела экспертизы заявок на товарные знаки
контакты: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/...u/ru/contacts/
а вообще, лучше позвонить в ФИПС и уточнить по номеру заявки, кто является экспертом, позвонить эксперту, объяснить вкратце ситуацию и попросить совета.

vakol, благодарю!

Насколько знаю, при "международной" регистрации ТМ, правовая охрана на территории РФ действует только через год после регистрации/приоритета. Для ТС это плюс.

vakol, при "международной" регистрации ТМ автоматом оформляется заявка в Роспатенте? Или это как независимые регистрации?

pegs, международная регистрация предполагает лишь универсальную систему подачи заявки. рассматривается заявка отдельно в каждом государстве. т.е. в США регистрация может пройти, а у нас могут отказать, в Бельгии принять, но с оговорками и т.д.
т.е. международность по сути выражается лишь в облегченной (универсальной) процедуре подаче заявки и уплаты пошлины

vakol, правильно понимаю. Если при регистрации по "облегченной" схеме ТМ будет охраняться на территории РФ, то соответствующий ТЗ обязательно будет (должен быть) зарегистрирован в Роспатенте (и соответственно получит номер регистрации в Роспатенте). Т.е. по всем ТМ в базе ВИПО, охраняемым на территории РФ, есть регистрации в Роспатенте. Так?

в роспатенте он будет зарегистрирован, но нумерация у него будет международная. поэтому поиск по межд. базе и по росс - разные поиски. но, естественно, регистрацию проходит в роспатенте, экспертизу в целях России проводит роспатент

vakol, это точно ) т.к. для обращения к эксперту мне так и не удалось найти в открытом реестре Роспатента номер заявки на ТЗ от американской компании.

Мне известно только название ТЗ, который они хотят зарегистрировать и USPTO ref. no.

Подскажите, каким образом можно определить эксперта, занимающегося формальной экспертизой заявки на ТЗ в Роспатенте, зная только USPTO ref. no. ?

не подскажете где можно посмотреть зарегистрирована иностранная компания на территории России или нет?
и что там у них должно быть зарегистрировано? ТМ и ТЗ ?

Доступ к Базам Данных Роспатента платный: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/...cle_6/accessdb

понял! спасибо за ссылку! не думал что это всем доступно!

Посмотрел. Действительно в Проекте Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ" убрали "доменное имя".

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/12976.html

Но вот приняли ли проект? Вступил ли проект в силу?

dmnforsale, убрали еще с конца того года!