Претензия российской компании к домену в зоне ORG о нарушении прав на товарный знак

[DiscoMan]

Здравствуйте, уважаемые участники форума!

Прошу вашей помощи, ибо знакомых юристов нет.

На днях я получил письмо следующего содержания:

 

Сообщение из формы обратной связи ТопХит: нарушение прав на зарегистрированный товарный знак

ТопХит приветствует Вас.
Данное сообщение было отправлено Евгений Дегтярев ( mailto:justinian@list.ru ) с помощью функции "Обратная связь":

--------------------------------

Здравствуйте, уважаемый <моё имя>
Направляю Вам заявление от имени, представляемой мной компании ООО "Современные медиа технологии" (проект tophit)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о пресечении нарушения прав на товарный знак

ООО «Современные медиа технологии» является обладателем исключительных прав на товарный знак «tophit», Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №304562 по 9, 16, 35, 41, 42 классам МКТУ, охраняемые на территории Российской Федерации с приоритетом от 24 ноября 2004 г.

Согласно данным справочной службы Whois, доступной в сети Интернет по состоянию на 08.04.2010 г. пользователем домена «tophit.org» являетесь Вы, домен зарегистрирован 13.06.2008 г.

Доменное имя «tophit.org» направляет пользователей сети Интернет на интернет-сайт, который содержит информацию об услугах, однородных до степени смешения услугам, для индивидуализации которых был зарегистрирован товарный знак «tophit», т.е. используется в отношении 9, 16, 35, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг.

Указанный факт подтверждается нотариально заверенным протоколом о производстве осмотра доказательств от 07.04.2010 г., с которым Вы можете ознакомиться в офисе нашей компании по адресу: г.Москва, Сущевский вал, д.5 стр.2 оф. 203, 310.

Подпункт 5 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ устанавливает для лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателя), исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пункт 3 указанной статьи запрещает другим лицам использовать без разрешения правообладателя сходные с товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Нарушение прав на товарный знак, принадлежащих ООО «Современные медиа технологии» Вашими действиями заключается в следующем:
1. Поскольку элемент «.ru» является обязательным для всех доменов, зарегистрированных в зоне «.RU», кроме того, написание доменных имен строчными символами латинского алфавита (включая заглавный символ) является обязательным для всех доменных имен сети Интернет, можно сделать вывод об очевидности сходства до степени смешения между доменным именем «tophit.org» и товарным знаком «tophit» по графическому, звуковому и смысловому признакам.

2. Изначально основным назначением доменного имени было только обеспечение адресации в сети Интернет. Однако в настоящее время коммерческие организации стали все шире использовать сеть Интернет для продвижения своих товаров и услуг.
Согласно сформировавшемуся обычаю делового оборота при выборе доменных имен владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых обозначениях, которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота и его товарами или услугами. В этом случае доменное имя дополнительно выполняет функцию товарного знака, а использование доменного имени приобретает коммерческую ценность.
ООО «Современные медиа технологии» не уполномочивало Вас на использование товарного знака «tophit». Очевидно, что Вашей целью, при выборе в качестве доменного имени для своего интернет-сайта не собственное имя, было привлечение к своему интернет-сайту пользователей сети Интернет, паразитируя на известности чужого товарного знака, которая формировалась ООО «Современные медиа технологии» в течение продолжительного времени (в течение 7 лет).
Вы используете товарный знак ООО «Современные медиа технологии» для привлечения внимания потребителей к информации о предлагаемых услугах по дистрибуции музыки в сети интернет, интерактивной рекламы музыки на сайте, анализа компьютерных систем, преобразования данных и информационных систем и т.д., которые являются однородными услугам, защищаемым товарным знаком «tophit» ООО «Современные медиа технологии» по кругу потребителей и рынку сбыта.
Это использование нарушает ст. 1484 Гражданского кодекса РФ и ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., запрещающую все действия, способные вызвать смешение в отношении предприятий или продукции.

3. Согласно Правилам регистрации доменных имен в зоне «.RU» регистрация двух и более идентичных доменных имен технически невозможна, поэтому Вы своими действиями препятствуете ООО «Современные медиа технологии» в использовании своего товарного знака в доменном имени интернет-сайта, рекламирующего его услуги. Тем самым, в нарушение ст. 10 Гражданского кодекса РФ, Вы злоупотребляете своим правом на регистрацию и использование доменного имени в сети Интернет, а злоупотребление правом в силу п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса РФ не подлежит судебной защите.

Длительное, на протяжении 2 лет, использование Вами зарегистрированного товарного знака лишает ООО «Современные медиа технологии» возможностей сети Интернет для продвижения своих услуг, что влечет причинение материального ущерба в виде неполучения дополнительной выручки от продвижения услуг компании посредством сети Интернет с использованием товарного знака «tophit», в связи с чем ООО «Современные медиа технологии» как правообладатель, в соответствии с п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ, вправе требовать как от Вас компенсацию в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 3 - 5, 22, 131, 194 Гражданского процессуального кодекса РФ,
Прошу:

1. Прекратить нарушение исключительных прав ООО «Современные медиа технологии» на товарный знак «tophit» путем прекращения использования (администрирования) доменного имя «tophit.org» в сети Интернет.
2. В добровольном порядке возместить расходы ООО «Современные медиа технологии», связанные с пресечением нарушения прав на зарегистрированный товарный знак в суме 55 000 рублей (50 тыс. рублей на основании Договора оказания услуг с ООО «Юридические технологии», 5 тыс. руб. – расходы на нотариальное действие по фиксации интернет-страницы www.tophit.org ).
3. В течение трех рабочих дней связаться с нашей компанией по тел. +7 (495) 609-29-32 либо с руководством ООО «Современные медиа технологии» +7 (495) 741-88-41 для решения вопроса о добровольной компенсации нарушенного права использования торгового знака «tophit» в течение 2-х лет.

В противном случае нашей компанией в <название моего города> ОВД <название моей области> области будет направлено заявление о преступлении для принятия решения в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ с требованием привлечь Вас к уголовной ответственности по ст.180 УК РФ, а также в <название моего города> городской суд будет направлено исковое заявление о взыскании компенсации в соответствии с п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «Юридические технологии» Е.М.Дегтярев

от имени
ООО «Современные медиа технологии»
(проект www.tophit.ru)

--------------------------------

Страница обращения: http://tophit.org/login.php?do=login
IP адрес: 82.204.251.82
Имя пользователя: Гость
Номер (ID) пользователя: 0
Email: justinian@list.ru

--------

На следующий день звонили мне на мобильник с номера +7 495 609 2932, звонивший человек представился Евгением Дегтярёвым из ООО "Юридические технологии". Разговаривал со мной, как какой-то коллектор, применял методы психологического воздействия - спрашивал, судим я или нет, говорил что если не хочу по-хорошему решать вопрос, то он приедет в мой город и на меня заведут уголовное дело. Ну и всё в таком роде, язык у человека очень подвешенный. У меня конечно тоже язык не из жопы растёт, но честно признаюсь - не ожидал подобного звонка, поэтому конечно же, очень растерялся. Разговор кончился примерно так: он спрашивает, сколько мне надо времени для раздумий? - я отвечаю, нисколько, подавайте в суд! - он говорит, а зачем вам это надо, это же будет пятно в вашей жизни, я типа готов дать вам пару дней на раздумье - я говорю, нет, не надо, я уже подумал и буду исполнять только решение суда, а вас прошу больше не звонить на этот номер - и повесил трубку.


Я нашёл адрес интернет-сайта этого ООО "Юридические технологии":

www.jtcompany.ru

По whois-данным владелец tophit.ru и jtcompany.ru - один и тот же человек, Игорь Краев.


Домен по глупости был зарегистрирован в Ру-Центре. После разговора по телефону в этот же день перенёс домен в GoDaddy, ещё через несколько дней заказал услугу Protected Registration.

Мне просто всегда было интересно радио - как в плане информационно-развлекательном, так и в плане передачи информации. Поэтому я и создал этот сайт, без цели извлечения прибыли или дальнейшей перепродажи. Как бы пафосно это ни звучало, я в него вложил свою душу. Кому-то сайт может не нравится, но он постоянно развивается, и я делаю это просто потому, что мне это интересно.

По законам России, в качестве товарного знака не может выступать общеупотребительное слово. У меня есть основания полагать, что регистрация ТЗ "tophit" была проведена с нарушением - ибо слово "топхит" является общеупотребительным как в английском, так и в русском языках.


Что посоветуете дальше делать?

[Kreks]

Я, конечно, не юрист, но мне кажется, вам надо упираться до конца. И вообще все это сильно похоже на криминальный развод.

[Ярослав]

Если вам действительно угрожали, да еще представились и звонили с городского номера - пишите заявление в милицию. Идеально, если вы записали разговор, но даже если нет можно ограничиться распечаткой звонков и вашим заявлением. Не стесняйтесь, пусть это дело будет на контроле. Факт вашего обращения в милицию очень здорово пошатнет их позиции, даже если они попадут в суд. Замечательно, если вы можете взять справку из любого ЛПУ, что с такого-то дня (и по совпадению после звонка) у вас обострилось какое-либо хроническое заболевание. Атака - лучшая оборона))) Если позвонят с незвестного номера - пишите разговоры, попытайтесь спровоцировать на угрозы звонящего, типа "а что будет, а что вы мне сделаете...".

[enquire]

Похоже на развод.
И скорее всего так и есть. Не парьтесь.

[USPTO]

Обычная практика - психологическое давление и оценка реакции контрагента на это давление.
Я с этим сталкивался в ситуации наоборот, пытаясь отстоять свои права на товарный знак, а нарушала их крупная (относительно) компания.
В принципе Вы правильно отреагировали на этот прессинг.
По существу у них действительно зарегистрирован товарный знак и знак обслуживания "tophit".
В данном случае нужно рассматривать только услуги, так как товарами Ваш сайт не торгует и Вы не производите товары.
Они не могут подать сейчас иск в суд, так как необходимо соблюдение досудебных формальностей, а именно направление противной стороне ПРЕТЕНЗИИ с формулировкой требований о прекращении нарушения их прав на товарный знак и аргументированными доказательствами нарушений прав.
И направлением самих доказательств (сканы страниц сайта и т.д.).
Насколько я могу судить в вышеуказанном заявлении имеется ссылка на какой-то нотариально заверенный документ, который Вам не направили вместе с претензией.
Пока это чисто на мой взгляд "пробный наезд" , чтобы оценить Ваши возможности по защите своих интересов.
Короче , чтобы Вы очень напугались и быстренько (чтобы не связываться) отдали им деньги и домен в придачу.
Нужен детальный сопоставительный анализ - используют ли они все классы МКТУ для своих услуг.
Если они их используют не в полном объеме (что в России не редкость, так как хотят объять необъятное в заявляемом перечне услуг МКТУ) , то Вы можете в ответ пригрозить подать заявление в Палату по патентным спорам об аннулировании регистрации товарного знака в части таких то услуг.
Это обычная практика защищающейся стороны.
В любом случае Вам нужно некоторое время на анализ ситуации, так как быстро, мгновенно такие вопросы не решаются.
Посмотреть данные регистрации товарного знака можно на сайте fips.ru в информационных ресурсах (открытые реестры, реестр товарных знаков РФ - номер они Вам дали).

[DiscoMan]

Насчёт угроз - вы понимаете, это не совсем так, он не угрожал ЯВНО. Просто разговаривал со мной, как банковский коллектор - оказывал психологическое и моральное давление. После этого разговора я действительно целую ночь не спал, потому что раньше с подобным встречаться никогда не доводилось...


Ещё хотел дописать в дополнение к первому посту. Через пару дней после разговора по телефону мне на мыло свалилась абуза от хостера:

 

Re: заявление о нарушении зарегистрированного товарного знака


Здравствуйте!

На сайт tophit.org размещенный на Вашей площадке uxxxxxx поступила жалоба
следующего содержания:

<далее следует цитата жалобы на меня, почти идентичная первой - только в конце они требуют закрыть для меня хостинг>

В связи с вышеизложенным просим Вас в течение 5 дней принять меры по
устранению нарушений и предоставить объяснения по сложившейся
ситуации, а так же копию документа, удостоверяющего личность. В
случае неисполнения настоящего требования Оператор вправе
незамедлительно приостановить оказание услуг в соответствии с п.5.1.
?Технических стандартов предоставления услуг? до момента
предоставления требуемых документов.

--
Best regards,
Kirill Smirnov,
.masterhost
http://masterhost.ru/

Так как хостинг оплачен на год вперёд, то решил не переезжать и ответил на жалобу так:

 

Здравствуйте, Кирилл!

Согласно Вашей просьбе, копия документа, удостоверяющего личность (паспорт), находится во вложении к этому письму.

Что касается приведённой жалобы, то я получил такую же; её автор звонил мне на мобильный телефон и оказывал психологическое давление - что само по себе является нарушением права на частную жизнь. Могу сказать, что я категорически не согласен с изложенными аргументами и намерен отстаивать свою правоту в суде - если, конечно, соответствующее заявление будет подано.

Я являюсь Вашим давним клиентом, услуг хостинга никогда не нарушал, все счета оплачивал вовремя. Прошу Вас при совершении любых действий по ограничению оказания услуг руководствоваться интересами клиента и вступившим в законную силу решением суда, а не голословными обвинениями конкурентов и недоброжелателей. Такое письмо при желании можно написать почти на любой сайт.

Прошу Вас также заметить, что КОНТЕНТ (т.е. содержание) сайта tophit.org ни в коей степени не нарушает Законодательство РФ, имеются лицензии на все установленные скрипты. Решение о том, что конкретный домен нарушает товарный знак, может вынести ТОЛЬКО СУД. Я всегда соблюдал закон и надеюсь на понимание с Вашей стороны, а также дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

________

С уважением,

Через день после моего ответа юридический отдел Мастерхоста родил ответ на жалобу г-на Дегтярёва и переслал мне копию письма:

 

Здравствуйте!

Ваше письмо переправлено владельцу ресурса с предложением урегулирования
указанных вопросов непосредственно с заявителем.

Для рассмотрения вашей жалобы по существу именно провайдером и для принятия
превентивных мер, установленных Техническими стандартами, необходимо
представить доказательства наличия прав, а так же подтверждения факта
обращения именно от правообладателя (его законного представителя).

Претензия/жалоба о нарушении авторских и смежных прав принимается Оператором
исключительно в письменном виде, непосредственно в офисе Оператора, либо по почте.
Правила оформления претензии и сопровождающих документов опубликованы на нашем
сайте: http://masterhost.ru/support/faq/jur...int-copyright/


--
Best regards,
Artur Kontourov,
.masterhost
http://masterhost.ru/

С тех пор пока тишина... Хостера менять неохота, качество услуг полностью устраивает. По сравнению с другими российскими хостерами, Мастерхост лично для меня один из самых лучших.

[USPTO]

И еще.
У Вас коммерческий сайт?
Или на Вашем сайте Вы оказывали платные услуги, сходные до степени смешения с их коммерческими услугами?

[DiscoMan]

Сообщение от USPTO

И еще.
У Вас коммерческий сайт?
Или на Вашем сайте Вы оказывали платные услуги, сходные до степени смешения с их коммерческими услугами?

Сайт tophit.org не предоставляет никаких услуг, ничего не продаёт и не покупает. Это некоммерческий ресурс в некоммерческой зоне ORG, там есть форум, блоги, чат и каталог ресурсов. Тематика действительно одна и та же - музыкальные радиостанции. Однако, учитывая имя сайта - tophit - музыкальная тематика напрашивается сама. И вообще, мне кажется, что это слово является общеупотребительным наподобие music, или я ошибаюсь?

[USPTO]

Tophit скорее всего не является общеупотребительным словом, во всяком случае оно может рассматриваться как вновь образованное новое слово путем словосложения слов "Top" и "Hit".
Т.е. по отношению к услугам, для которых это обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака, это обозначение фантазийное и одобрено экспертами ФИПС правомерно.
Это тоже обычная практика, раз слова такого не существует (его нет в словаре) и оно вновь образовано, то не может указывать на свойства товара, характер услуги и т.д.
Его эксперты рассматривают как фантазийное да и все.
А насколько это новое слово употребительно и с какого времени широко используется нужно анализировать и доказывать.
Некоторые фантазийные слова вследствии широкого и длительного использования для обозначение каких-то вещей становятся общеупотребительными и не могут уже выступать в роли товарных знаков.
Известные бывшие товарные знаки - Аспирин, Линолеум, Вельвет.
Функция товарного знака - отличие услуг и товаров одного юридического лица или предпринимателя от аналогичных услуг или товаров другого юр.лица.
Товарный знак регистрируется для коммерческой (предпринимательской) деятельности и не может быть зарегистрирован на физическое лицо , как домен.
В обязанности Правообладателя входит использование товарного знака для тех услуг , для которых он зарегистрирован в полном объеме.
Только в течение 3 лет можно не использовать знак.
И если он непрерывно не используется этот срок, заинтересованная сторона может подать заявление об аннулировании регистрации в результате неиспользования обозначения для части услуг или товаров.
Но в Вашем случае нужно думать как Ваш сайт может вводить потребителя в заблуждение и косвенно наносить ущерб Владельцу т.з. Tophit.
Если на сайте размещаются рекламные ссылки или реклама конкурентов Владельца товарного знака Tophit , то наверное права все-таки их могут быть нарушены.
Если же на сайте Вы не оказываете платных услуг или нет ссылок и рекламы предпринимателей, оказывающих услуги, аналогичные услугам фирмы - владельца т.з. Tophit , то и их права не нарушаются.
И не может быть речи об ущербе или упущенной выгоде.
А вообще нужно думать по-глубже.

[openpsp]

DiscoMan, звонок скорее всего писали. Осторожнее говорите по телефону, а лучше переходите на электронную переписку, если вообще хотите с ними продолжать диалог.

Мне пару раз приходилось общаться со следователем.. Так вот психологическое влияние и правда очень давит.